지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침

제정 2000. 8. 30. 공정거래위원회 예규 제12호

제정 2009. 8. 12. 공정거래위원회 예규 제61호

개정 2010. 3. 31. 공정거래위원회 예규 제80호

I. 총 칙

1. 목 적

이 지침은 지식재산권 행사에 대한 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “법”이라 함)적용의 일반 원칙과 구체적 심사기준을 제시함으로써, 법 집행의 일관성과 예측가능성을 높이고 공정한 거래관행을 촉진하는 데에 그 목적이 있다.

2. 적용 범위

가. 이 지침은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 등의 지식재산권 행사를 적용 대상으로 한다. 이 지침은 기술의 편의를 위하여 대표적인 지식재산권인 특허권의 행사를 중심으로 규정하였으나, 각 사안에서 문제되는 지식재산권별 특수성을 고려하여 특허권 이외의 지식재산권 행사에도 유추하여 적용할 수 있다.

나. 이 지침은 외국사업자가 국내외에서 행한 계약·결의나 그 밖의 행위를 통해 국내시장에 영향을 미치는 경우에도 적용한다. 이는 외국사업자가 국내에 영업거점을 두고 있는지 또는 그의 거래상대방이 국내사업자 혹은 소비자인지 여부와 관계없이 적용할 수 있다.

다. 이 지침에서 특별히 규정되지 않은 지식재산권 행사라 하여 법 제3조의2【시장지배적지위남용 금지】, 제7조【기업결합의 제한】, 제19조【부당한 공동행위 금지】, 제23조【불공정거래행위의 금지】, 제26조【사업자단체의 금지행위】 제29조【재판매가격유지행위의 제한】규정 등의 적용이 배제되는 것은 아니다.

3. 정 의

가. 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

(1) 특허권의 “행사”란 특허권자의 특허발명 실시, 실시허락, 특허침해금지의 청구, 그 밖에 널리 특허권의 법률효과를 실현하기 위한 모든 행위를 말한다.

(2) “특허권자”란 특허등록원부 상 특허권자로 유효하게 등록된 자 또는 이에 준하는 지위를 가진 자(전용실시권자 또는 그 밖에 특허권을 독점적·배타적으로 행사할 수 있는 자)를 말한다.

(3) “실시”란 다음에 해당하는 행위를 말한다.

(가) 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

(나) 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위

(다) 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 (나)의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

(4) “실시허락”이란 특허권자가 특허발명에 대하여 전용실시권, 통상실시권 등을 부여하는 것을 말하며 그 밖에 환매조건부 양도와 같이 실시권 부여와 실질적으로 유사한 효과를 발생시키는 경우를 포함한다.

(5) “기술표준”이란 정부, 표준화기구, 사업자단체, 동종기술보유 기업군 등이 일정한 기술 분야에서 표준으로 선정한 기술이나, 해당 기술 분야에서 사실상 표준으로 널리 이용되는 기술을 말한다.

나. 이 지침에서 정하지 않은 용어의 정의는 특허법 등 지식재산권 관련 법률 규정에 따른다.

II.  일반적 심사 원칙

1. 지식재산권과 공정거래법

특허 등의 지식재산 제도는 혁신적인 기술에 대한 정당한 보상을 통해 새로운 기술 혁신의 유인을 제공함으로써 창의적인 기업 활동을 장려하고 관련 산업과 국민경제의 건전한 발전을 도모한다. 이러한 점에서 지식재산 제도와 이 법은 궁극적으로 공통의 목표를 추구한다.

또한 혁신적 기술에 대한 보상으로 주어진 기술의 독점적 사용수익권은 대부분의 경우 지식재산권자가 관련 시장에서 일정한 이익을 실현함으로써 구체화되는 바, 왜곡된 시장구조에 의해 보다 혁신적인 기술이 합당한 보상을 받을 수 없거나, 그러한 기술 자체의 개발과 이용이 어려운 경우라면 지식재산 제도의 본래 취지에 반하는 결과가 발생할 수 있다. 결국 이 법이 보호하고자 하는 시장의 자유로운 경쟁과 공정한 거래질서는 지식재산 제도의 목적 달성을 위한 기본 전제가 된다.

따라서 지식재산권은 새로운 기술 혁신의 유인을 제공하는 한편 관련 시장의 질서를 왜곡하지 않는 범위에서 정당하게 행사해야 한다. 지식재산권을 남용하여 관련 기술의 이용과 새로운 기술 혁신을 부당하게 저해하는 행위는 이 법뿐만 아니라 지식재산 제도의 기본 목적에도 반한다. 그러므로 이 법은 정당한 지식재산권의 행사를 존중하는 한편 동 제도의 근본 취지를 벗어나는 행위를 규율함으로써 이 법과 지식재산 제도가 추구하는 공통의 목표를 달성하는 데에 기여할 수 있다.

2. 기본 원칙

가. 지식재산권에 의한 정당한 권리 행사는 법 제59조의 규정에 따라 이 법의 적용이 배제된다. 그러나 지식재산권에 의한 권리의 행사라 하더라도 정당하지 않은 경우에는 이 법 적용 대상이 될 수 있다.

나. 지식재산권에 의한 정당한 권리 행사에 해당하는지는 해당 지식재산권 행사가 (1) 새로운 발명 등을 보호·장려하고 관련 기술의 이용을 도모함으로써 산업발전을 촉진하고자 한 지식재산권 제도의 본래 취지에 부합하는지 여부 (2) 관련 시장의 경쟁상황과 공정한 거래질서에 미치는 영향을 중심으로 판단한다. 단, 해당 지식재산권 행사가 이 법에 위반되는지는 관련 규정별 위법성 성립요건을 별도로 검토하여 판단한다.

다. 지식재산권 행사가 공정거래저해효과와 효율성 증대효과를 동시에 발생시키는 경우에는 양 효과의 비교형량을 통해 법 위반 여부를 심사함을 원칙으로 한다. 해당 행위로 인한 효율성 증대효과가 공정거래저해효과를 상회하는 경우에는 위법하지 않은 행위로 판단할 수 있다. 단, 법 제29조의 재판매가격유지행위 중 최저가격유지에 해당하는 행위는 공정거래저해효과와 효율성 증대효과에 대한 구체적인 분석 없이 위법한 것으로 본다. 법 제23조 제1항 제3호 중 위계(僞計)에 의한 고객유인에 해당하는 행위는 위법성 판단 시 효율성 증대효과를 고려하지 않음을 원칙으로 한다.

3.  위법성 판단 시 고려사항

가. 관련 시장 획정

관련 시장 획정방법은「기업결합 심사기준」, 「시장지배적 지위 남용행위 심사기준」의 “일정한 거래분야 판단기준”을 준용한다. 지식재산권 행사와 관련하여 거래대상에 따른 시장획정을 할 때는 통상적인 상품·용역이 거래되는 ‘상품시장’ 이외에도 실시허락계약 등의 형태로 관련 기술이 거래되는 ‘기술시장’을 고려할 수 있다.

(1) 상품시장

지식재산권 행사와 관련된 상품시장을 획정할 때는 해당 지식재산권과 관련된 기술을 바탕으로 생산된 상품이 거래되는 시장, 해당 상품 생산에 필요한 원재료, 부품, 생산설비 등이 거래되는 시장, 해당 상품을 투입요소로 하여 생산된 상품이 거래되는 시장, 그 밖에 해당 지식재산권의 행사로 인해 영향 받을 수 있는 상품 시장을 폭넓게 고려한다.

(2) 기술시장

지식재산권 관련 기술이 실시허락 등의 형태로 거래되는 기술시장 또한 관련 시장으로 고려할 수 있다. 관련 기술시장을 획정할 때는 일반적인 시장획정 방법과 마찬가지로 경쟁관계에 있거나 경쟁관계가 성립될 수 있는 일정한 거래분야를 판단하되, 다음과 같은 기술시장의 특수성을 충분히 고려한다.

일반적으로 상품·용역 거래에 비해 기술의 거래는 운송면의 제약이 적어 관련 시장의 지리적 범위가 확대될 가능성이 크다. 또한 기술의 전용 가능성이 있는 경우, 특정 시점에 해당 기술이 거래되지 않지만 향후 거래될 가능성이 있는 분야 또한 관련 시장에 포함할 수 있다. 반면 표준화에 따른 기술호환 문제 등으로 인해 대체기술로의 전환이 곤란한 경우에는 한정된 범위의 거래 분야만을 관련 시장으로 획정 할 수 있다. 한편 기술시장의 특성상 관련 시장점유율의 산정이 어려운 경우에는 해당 기술을 이용한 상품의 시장점유율을 주요 참고자료로 활용할 수 있다.

나. 공정거래저해효과 분석

(1) 기본적 고려사항

지식재산권 행사가 관련 시장에 미치는 공정거래저해효과는 법 위반 행위 유형별로 경쟁제한성 또는 불공정성(unfairness) 등으로 구체화 할 수 있다. 경쟁제한성은 관련 시장의 가격상승, 산출량의 감소, 경쟁사업자 수의 감소, 상품의 다양성 감소, 혁신의 저해 등과 같은 경쟁제한 효과를 발생시키거나 발생시킬 우려가 있음을 의미한다. 한편 불공정성이란 경쟁수단 또는 거래내용이 정당하지 않음을 의미한다. 경쟁수단의 불공정성은 상품 또는 용역의 가격과 질 이외에 바람직하지 않은 경쟁수단을 사용함으로써 정당한 경쟁을 저해하거나 저해할 우려가 있음을 의미한다. 거래내용의 불공정성은 거래상대방의 자유로운 의사결정을 저해하거나 불이익을 강요함으로써 공정거래의 기반을 침해하거나 침해할 우려가 있음을 의미한다.

(2) 공정거래저해효과가 큰 경우

(가) 경쟁제한성

일반적으로 지식재산권을 행사하는 사업자의 시장지배력이 강한 경우, 해당 지식재산권이 필수 생산요소와 같은 유력한 기술로 인정되는 경우, 지식재산권 행사와 관련된 사업자들이 경쟁관계에 있는 경우, 지식재산권의 행사로 공동행위의 가능성이 증대하는 경우 또는 다른 사업자의 시장 진입가능성이 감소하는 경우 등에 관련 시장의 경쟁을 제한하여 공정한 거래질서를 저해할 가능성이 크다.

(나) 불공정성

일반적으로 지식재산권을 행사하는 사업자가 거래상 우월적 지위에 있는 경우, 거래조건의 설정 및 변경이 일방적으로 이루어지는 경우, 행위의 예측가능성이 불충분한 경우, 통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 거래상대방에게 발생하는 불이익이 과도한 경우, 지식재산권 취득 및 행사 과정에 기만적 행위가 존재하는 경우 등에 경쟁수단 또는 거래내용의 불공정성으로 인해 관련 시장의 공정한 거래질서를 저해할 가능성이 크다.

공정거래저해효과와 관련된 세부적인 판단기준은 구체적 행위 유형별로「시장지배적 지위 남용행위 심사기준」, 「기업결합 심사기준」, 「공동행위 심사기준」, 「불공정거래행위 심사기준」 「사업자단체 활동지침」, 「재판매가격유지행위 심사지침」을 준용한다.

다. 효율성 증대효과 고려

지식재산권의 행사가 기술의 이용과 혁신을 촉진시키는 등으로 관련 시장의 효율성을 증대시키는 경우에는 이러한 효율성 증대효과를 위법성 판단 시 고려한다. 해당 행위로 인한 효율성 증대효과가 공정거래저해효과를 상회하는 경우에는 위법하지 않은 행위로 판단할 수 있다.

단, 위법성 판단 시 고려대상이 되는 효율성 증대효과는 해당 지식재산권 행사보다 공정거래저해효과가 더 적은 다른 방법으로는 달성할 수 없는 것이어야 하며, 사업자의 내부 비용 절감에 그치지 않고 소비자 후생 증대와 국민경제 전반의 효율성 증대에 기여할 수 있는 것이어야 한다.

그러나 이러한 효율성 증대효과는 지식재산권 행사 시점에 즉시 발생하는 효과에 한정되지는 않으며, 기술혁신의 촉진을 통한 상품 가격의 하락, 품질의 제고, 소비자 선택권의 확대 등을 통해 향후 관련 시장의 효율성 제고에 기여할 수 있는 부분을 포함한다. 단, 이러한 효과의 발생이 막연하게 기대되는 수준에 그쳐서는 안 되며, 해당 효과가 발생할 것이라는 고도의 개연성이 분명하게 입증되어야 한다.

III.  구체적 판단 기준

1. 실시허락 일반

가. 실시허락의 대가

혁신적인 기술 개발을 통한 특허 취득 과정에는 통상 상당한 연구개발 기간과 비용, 투자위험이 수반된다. 이러한 특성으로 인해 특허권자는 추가적인 실시허락으로 발생하는 비용이 크지 않음에도 불구하고, 특허 취득 과정에 이미 지출한 비용을 회수하기 위해 높은 실시료를 부과하는 경우가 많다. 특허권자가 이룩한 기술적 성과에 대해 정당한 보상을 제공하고 새로운 기술혁신을 유도할 필요가 있다는 점에서, 일반적으로 이러한 실시료 부과 행위는 특허권에 의한 정당한 권리 행사로 볼 수 있다. 그러나 다음과 같이 실시허락의 대가를 부당하게 요구하여 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

다만 일정한 행위가 법 제3조의2【시장지배적지위남용 금지】, 제19조【부당한 공동행위 금지】, 제23조【불공정거래행위의 금지】 등에 위반되는지는 각 조항에 규정된 별도의 위법성 성립요건을 종합적으로 고려하여 결정한다.

(1) 부당하게 다른 사업자와 공동으로 실시료를 결정·유지 또는 변경하는 행위

(2) 통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 현저히 불합리한 수준의 실시료를 부과하는 행위

(3) 부당하게 거래상대방 등에 따라 실시료를 차별적으로 부과하는 행위

(4) 부당하게 실시 허락된 기술을 사용하지 않은 부분까지 포함하여 실시료를 부과하는 행위

[참고] 특히 경쟁사업자의 기술이 사용된 부분까지 포함하여 실시료를 산정하는 행위는 경쟁사업자의 기술 이용에 따른 비용을 인상시키고, 그 기술에 대한 수요를 감소시킬 수 있다는 점에서 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다. 단, 실시수량 측정상의 한계 등으로 인해, 실시료 산정을 위한 불가피한 방법으로 인정되는 경우에는 제외될 수 있다.

(5) 부당하게 특허권 소멸이후의 기간까지 포함하여 실시료를 부과하는 행위

(6) 실시료 산정방식을 계약서에 명시하지 않고 특허권자가 실시료 산정방식을 일방적으로 결정 또는 변경할 수 있도록 하는 행위

< 예시 1 > 실시료의 차별적 부과 행위

갑(甲)은 디지털 이동 통신 기술관련 특허를 보유한 사업자이다. 갑은 해당 기술의 실시허락을 통해 실시료로 수익을 창출하는 한편, 해당 기술을 이용한 휴대폰에 사용되는 모뎀칩을 직접 제조·판매 한다. 갑의 디지털 이동 통신 기술은 통신산업 관련 협회에서 기술표준으로 선정되었으며, 갑은 표준 선정 당시 해당 기술을 합리적이고 비차별적인 조건으로 실시허락 하겠다고 확약하였다. 그 후 갑의 기술을 이용하는 휴대폰이 널리 이용되었으며, 갑은 디지털 이동통신 관련 기술 시장에서 상당한 시장지배적 지위를 점하게 되었다. 한편 갑은 모뎀칩 시장에 신규 진입 사업자가 등장하자 자사의 모뎀칩 이용 여부에 따라 디지털 이동 통신 기술의 실시료를 차별적으로 부과하였다. 표준으로 선정된 갑의 디지털 이동 통신 기술 실시가 필요했던 휴대폰 제조업자 을(乙) 등은 갑이 제공하는 실시료 할인을 받기 위해 자체 모뎀칩을 개발하거나 갑 이외의 사업자로부터 모뎀칩을 구입하려는 시도를 포기하였다. 결국 갑은 디지털 이동 통신 기술 시장의 시장지배적 지위를 바탕으로 모뎀칩 시장에서의 지위 또한 유지·강화할 수 있었다.

이처럼 부당하게 실시료를 차별적으로 부과한 갑의 행위는 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 것으로서 특허권의 정당한 권리 행사 범위를 벗어난 것이라 판단할 수 있다. 특히 해당 기술이 표준으로 선정되어 관련 업계에 유력한 기술로 널리 이용되고 있었다는 점, 갑이 기술표준 선정당시 실시료의 비차별적 부과를 확약한 점, 실시료를 차별적으로 부과한 목적이 관련 시장의 경쟁제한과 관련되는 점, 관련 시장의 경쟁사업자 수가 감소하고 진입 장벽이 강화되는 등 실제 경쟁제한 효과가 발생한 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 동 행위는 특허권의 정당한 권리 범위를 벗어난 것이라 판단할 수 있다.

※ 이 지침의 < 예시 >들은 지침에 대한 이해를 돕기 위하여 국내외 주요 심결사례를 상당 부분 가공하여 제시한 것임을 밝혀 둠

나. 실시허락의 거절

혁신적 발명에 대한 정당한 보상을 제공하고 새로운 기술 개발을 촉진하기 위하여, 특허제도는 특허권자에게 해당 발명 실시에 대한 배타적 독점권을 부여하고 있다. 따라서 일반적으로 특허권자가 자신의 권리보장을 위해 합리적인 범위에서 실시허락을 거절하는 행위는 특허권에 의한 정당한 권리 행사로 볼 수 있다. 그러나 다음과 같이 실시허락을 부당하게 거절하여 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

실시허락 거절에는 직접 실시허락을 거절하는 경우뿐만 아니라 제3자에게 실시허락을 거절하도록 하는 행위, 명시적인 실시허락의 거절뿐만 아니라 거래가 사실상 또는 경제적으로 불가능할 정도로 부당한 가격이나 조건을 제시하여 실시허락 거절과 동일한 효과를 발생시키는 행위, 공급거절과 구입거절, 거래개시의 거절과 거래계속의 거절이 모두 포함된다.

다만 일정한 행위가 법 제3조의2【시장지배적지위남용 금지】, 제19조【부당한 공동행위 금지】, 제23조【불공정거래행위의 금지】 등에 위반되는지는 각 조항에 규정된 별도의 위법성 성립요건을 종합적으로 고려하여 결정한다.

(1) 정당한 이유 없이 자기와 경쟁관계에 있는 다른 사업자와 공동으로 특정사업자에 대하여 실시허락을 거절하는 행위

(2) 부당하게 특정사업자에 대하여 실시허락을 거절하는 행위

[참고] 특히 거래거절의 목적이 관련 시장의 경쟁제한과 관련되는 경우, 실시허락이 거절된 기술이 사업활동에 필수적인 요소인 경우, 해당 기술의 대체거래선을 확보하기 어려운 경우, 기술표준과 같이 관련 시장에서 해당 기술이 미치는 영향력이 상당한 경우, 자신이 해당 기술을 실시할 의도가 없음에도 불구하고 실시허락을 거절하여 관련 기술의 이용을 과도하게 저해하는 경우에는 부당한 것으로 판단될 가능성이 크다.

(3) 특허권자가 부과한 부당한 조건을 수용하지 않는다는 이유로 실시허락을 거절하는 등 다른 부당한 행위의 실효성을 확보하기 위하여 실시허락을 거절하는 행위

[참고] 이 지침의 “III. 1. 다. 실시범위의 제한”, “라. 실시허락 시 부당한 조건의 부과”에 예시된 조건 등이 위의 부당한 조건에 해당될 수 있다.

다. 실시범위의 제한

특허권자는 정당한 범위에서 실시허락을 거절할 수 있을 뿐만 아니라, 다른 사업자에게 특허발명의 이용 범위를 한정하여 부분적으로 실시를 허락할 수도 있다. 이러한 실시범위의 제한은 실시허락을 거절하려는 특허권자의 기술 거래를 촉진할 수 있다는 점에서 친(親)경쟁적인 효과를 발생시킬 수 있다. 따라서 일반적으로 특허권자가 자신의 권리보장을 위해 합리적인 범위에서 실시수량, 지역, 기간 등을 제한하여 실시 허락하는 행위는 특허권에 의한 정당한 권리 행사로 볼 수 있다. 그러나 다음과 같이 실시권의 범위를 부당하게 제한하여 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

다만 일정한 행위가 법 제3조의2【시장지배적지위남용 금지】, 제19조【부당한 공동행위 금지】, 제23조【불공정거래행위의 금지】 등에 위반되는지는 각 조항에 규정된 별도의 위법성 성립요건을 종합적으로 고려하여 결정한다.

(1) 실시허락과 연관된 상품(이하 “계약상품”) 또는 기술(이하 “계약기술”)과 관련된 실시수량, 지역, 기간 등을 제한하면서 특허권자와 실시권자가 거래수량, 거래지역, 그 밖의 거래조건에 부당하게 합의하는 행위

(2) 계약상품 또는 계약기술과 관련된 실시수량, 지역, 기간 등을 제한함으로써 부당하게 관련 시장의 공급량을 조절하는 행위

(3) 부당하게 거래상대방 등에 따라 계약상품 또는 계약기술과 관련된 실시수량, 지역, 기간 등을 차별적으로 제한하는 행위

라. 실시허락 시 부당한 조건의 부과

특허권자는 특허발명의 이용 범위를 한정하여 부분적으로 실시를 허락하는 한편, 실시권의 범위 설정과 직접적으로 연관되지 않는 다른 조건을 함께 부과하여 보다 효율적으로 자신의 특허권을 보장받을 수 있다. 일반적으로 특허권자가 해당 특허발명의 효과적 구현, 계약상품의 안전성 제고, 기술의 유용 방지 등을 위해 합리적인 범위에서 실시허락 시 조건을 부과하는 행위는 특허권에 의한 정당한 권리행사로 볼 수 있다. 그러나 실시허락 시 다음과 같이 부당하게 조건을 부과하여 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

실시허락 시 특허권자가 조건을 부과하는 행위의 부당성을 판단할 때는 해당 특허발명과 부과된 조건의 관련성 즉 부과된 조건이 해당 특허발명의 실시를 위해 필수적인지 여부, 해당 조건이 관련 기술의 이용을 촉진하는데 기여하는지 여부, 해당 조건에 대한 특허권의 소진 여부 등을 중요하게 고려해야 한다.

일반적으로 특허권자 또는 특허권자로부터 정당한 권한을 부여받은 자가 계약상품을 판매하면, 일단 판매된 계약상품에 대한 특허권자의 권리는 소진된다고 볼 수 있다. 만약 특허권자가 판매한 상품의 재판매와 관련된 조건을 부과하는 등 특허권이 소진된 영역에서 사업활동을 제한하는 조건을 부과한다면 이는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로 판단할 수 있다. 마찬가지로 특허권 만료 이후까지 실시권자에게 조건을 부과하는 행위, 해당 특허권과 무관한 분야에 대해 조건을 부과하는 행위 또한 특허권의 정당한 권리행사로 보기 어렵다.

다만 일정한 행위가 법 제3조의2【시장지배적지위남용 금지】, 제19조【부당한 공동행위 금지】, 제23조【불공정거래행위의 금지】, 제26조【사업자단체의 금지행위】, 제29조【재판매가격유지행위의 제한】등에 위반되는지는 각 조항에 규정된 별도의 위법성 성립요건을 종합적으로 고려하여 결정한다.

(1) 계약상품 가격의 제한

부당하게 계약상품의 판매가격 또는 재판매 가격을 제한하는 행위

[참고] 계약상품 재판매시 최저가격을 제한하는 행위는 위법한 것으로 본다.

(2) 원재료 등의 구매상대방 제한

부당하게 계약상품 생산에 필요한 원재료, 부품, 생산설비 등을 특허권자 또는 특허권자가 지정하는 자로부터 구입하도록 하는 행위

[참고] 단, 계약상품의 품질이나 성능의 보증을 위해 불가피하게 원재료 등의 구매상대방을 제한하는 경우는 제외될 수 있다.

(3) 계약상품의 판매상대방 제한

부당하게 실시권자가 계약상품을 판매(재판매)할 수 있는 거래상대방 또는 판매(재판매)할 수 없는 거래상대방을 지정하는 행위

[참고] 단, 특허권자의 권리보장을 위한 합리적 범위에서 계약상품의 종류나 실시지역·기간 등을 한정하여 실시허락을 함으로써 불가피하게 계약상품의 거래상대방이 제한되는 경우에는 제외될 수 있다.

(4) 경쟁상품 또는 경쟁기술의 거래 제한

부당하게 계약상품을 대체할 수 있는 경쟁상품이나 계약기술을 대체할 수 있는 경쟁기술을 거래하는 것을 제한하는 행위

[참고] 단, 경쟁상품 또는 경쟁기술을 함께 거래함에 따라 특허권자의 영업비밀이 경쟁사업자 등 제3자에게 공개되거나 누설되는 위험을 막기 위해 불가피한 수단으로 인정되고, 그 제한의 정도가 특허권자의 권리보장을 위한 최소한에 그치는 경우에는 제외될 수 있다.

(5) 끼워팔기

부당하게 해당 특허발명의 실시를 위해 직접 필요하지 않은 상품 또는 기술을 함께 구입하도록 하는 행위

(6) 부쟁의무 부과

무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위

[참고] 단, 해당 특허권의 침해 사실을 특허권자에게 통지하도록 하는 경우, 특허 관련 소송을 대행하도록 하거나 특허권자가 소송을 수행하는데 협력하도록 하는 경우에는 제외될 수 있다.

(7) 기술개량과 연구 활동의 제한

(가) 계약상품 또는 계약기술의 개량, 이와 관련된 연구 활동을 부당하게 제한하는 행위

(나) 계약상품 또는 계약기술과 관련하여 실시권자가 독자적으로 취득한 지식과 경험, 기술적 성과를 부당하게 특허권자에게 제공하도록 하는 행위

[참고] 단, 계약기술 등과 관련하여 실시권자가 이룩한 성과를 특허권자가 상호 대등한 조건으로 교환하거나 정당한 대가를 지불하고 취득하는 경우, 계약상품 또는 계약기술의 성능 보증이나 특허권자의 영업비밀 보호를 위해 불가피하게 기술개량을 제한하는 경우에는 제외될 수 있다.

(8) 권리 소멸 후 이용 제한

특허권이 소멸된 후에 실시권자가 해당 특허발명을 실시하는 것을 제한하는 행위

(9) 계약해지 또는 분쟁 시의 규정

(가) 계약해지 또는 분쟁에 대한 중재규칙, 중재기관, 적용법률 등을 거래당사자 중 일방에게 불리하게 규정하는 행위

(나) 실시료 지급불능 이외의 사유로 특허권자가 적절한 유예기간을 부여하지 않고 일방적으로 계약을 해지할 수 있도록 하는 행위

< 예시 2 > 특허와 무관한 계약 체결의 강요

갑(甲)은 분수설치 공법에 대한 특허를 보유한 사업자이다. 갑의 특허기술은 주요 공공기관에서 발주한 분수공사 입찰에서 ‘필수 이용 기술’로 지정될 만큼 동종업계의 유력한 기술로 인정되고 있다. 이러한 상황에서 갑은 자신의 특허기술이 지방자치단체 A에서 발주한 분수공사 입찰 참여를 위한 필수조건이라는 점을 이용하여, 해당 분수공사 입찰에 참가한 사업자 을(乙) 등에게 특허기술의 실시를 허락하는 대신 낙찰 받은 전체 공사 계약(특허기술을 이용한 공사뿐만 아니라 이와 무관한 부대시설의 공사 또한 포함)금액의 74%에 해당하는 금액으로 자신과 다시 도급계약을 체결하도록 하였다. 분수공사 입찰에 참가한 사업자들은 입찰 자격요건을 충족하기 위해 갑이 요구한 조건 하에 실시허락 계약을 체결할 수밖에 없었으며, 실제로 낙찰 받은 사업자 을은 갑이 제시한 조건에 따라 도급 계약을 체결하였다. 이처럼 실시허락계약을 체결하면서 특허와는 무관한 부대공사 계약의 도급을 강요한 갑의 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

※ 이 지침의 < 예시 >들은 지침에 대한 이해를 돕기 위하여 국내외 주요 심결사례를 상당 부분 가공하여 제시한 것임을 밝혀 둠

2. 특허풀과 상호실시허락

가. 특허풀 (Patent Pool)

특허풀이란 복수의 특허권자가 각각 보유하는 특허를 취합하여 상호간에 또는 제3자에게 공동으로 실시하는 협정을 의미한다. 특허풀은 보완적인 기술을 통합적으로 운영함으로써 관련 기술분야에 대한 탐색비용, 복수의 특허권자에 대한 교섭비용 등을 절감하고, 침해소송에 따른 기술이용의 위험을 감소시켜, 관련 시장의 효율성을 제고하고 기술의 이용을 촉진시키는 친(親)경쟁적 효과를 발생시킬 수 있다. 그러나 다음과 같이 특허풀을 통해 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

특히 특허풀과 관련된 권리 행사의 부당성을 판단할 때는 특허풀의 구성 기술, 실시 형태, 운영 방식 등을 중요하게 고려한다.

< 특허풀의 구성기술 >

먼저 특허풀을 구성하는 기술이 상호간 대체관계인 경우에는 해당 특허풀과 관련된 권리행사를 부당한 것으로 판단할 가능성이 크다. 보완관계에 있는 특허의 공동실시는 거래비용을 감소시켜 효율성 증대효과를 기대할 수 있는 반면, 대체관계에 있는 특허의 공동실시는 실시권자의 비용을 증가시킬 뿐만 아니라 경쟁사업자 간의 부당한 공동행위 가능성을 증대시킬 수 있다. 또한 특허풀 중 공동실시에 필수적이지 않은 특허 또는 무효인 특허가 포함된 경우에는 해당 특허풀과 관련된 권리행사를 부당한 것으로 판단할 가능성이 크다. 이러한 특허풀은 실시권자의 비용을 증가시키고 무효인 특허를 부당하게 존속시킬 우려가 있다.

< 특허풀의 실시형태 >

특허풀 관련 기술의 일괄실시만 허용하고, 각 기술의 독립적인 실시를 금지하는 경우 해당 특허풀과 관련된 권리행사를 부당한 것으로 판단할 가능성이 크다. 이러한 특허풀은 실시권자의 선택권을 제한하고 비용을 증가시킬 뿐만 아니라, 특허풀에 속하지 않고 단독으로 실시되는 혁신적 기술의 시장가치를 부당하게 하락시켜 관련 시장에서 경쟁기술을 배제할 위험이 있다. 또한 특허풀 구성에 참여한 사업자에 한해 배타적으로 실시를 허용하는 경우 해당 특허풀과 관련된 권리행사를 부당한 것으로 판단할 가능성이 크다. 이러한 특허풀은 기술이용을 과도하게 제한하여 특허풀에 속하지 않은 경쟁사업자를 배제할 수 있다.

< 특허풀의 운영방식 >

반면 특허풀이 특허권자로부터 분리된 전문가 집단에 의해 독립적으로 운영되는 경우 해당 특허풀과 관련된 권리행사를 부당하지 않은 것으로  판단할 가능성이 있다. 이러한 운영방식은 경쟁사업자 간 정보 교환에 따른 공동행위의 우려를 감소시키고, 관련 특허에 대한 객관적인 평가를 통해 특허풀 구성방식을 합리화하여 궁극적으로 특허풀의 친(親)경쟁적 효과를 극대화 하는데 기여할 수 있다.

다만 일정한 행위가 법 제19조【부당한 공동행위 금지】, 제26조【사업자단체의 금지행위】 등에 위반되는지는 각 조항에 규정된 별도의 위법성 성립요건을 종합적으로 고려하여 결정한다.

(1) 특허풀 운영과정에 이와 관련된 거래가격, 수량, 지역, 상대방, 기술개량의 제한 등의 조건에 부당하게 합의하는 행위

(2) 부당하게 특허풀에 참여하지 않은 다른 사업자에 대한 실시를 거절하거나, 차별적인 조건으로 실시계약을 체결하는 행위

(3) 특허풀 운영과정에 다른 사업자가 독자적으로 취득한 지식과 경험, 기술적 성과 등을 부당하게 공유하도록 하는 행위

[참고] 특히 특허풀에 포함된 기술을 대체할 수 있는 다른 기술에 대한 지식 등을 공유하도록 하는 경우, 특허풀과 직접 관련되지 않는 기술에 대한 지식 등을 공유하도록 하는 경우, 이러한 지식 등의 공유가 특허풀 외부의 사업자에게 배타적인 경우에는 부당한 행위로 판단할 가능성이 크다.

(4) 부당하게 특허풀에 무효인 특허 또는 공동실시에 필수적이지 않은 특허를 포함시켜 일괄실시를 강제하는 행위

(5) 특허풀에 포함된 각 특허의 실시료를 합산한 금액보다 현저히 높은 일괄실시료를 부과하여 실시권자에게 과도한 불이익을 제공하는 행위

나. 상호실시허락(Cross License)

상호실시허락이란 복수의 특허권자가 각각 보유하는 특허에 대하여 서로 실시를 허락하는 협정으로 특히 특허 분쟁과정의 합의 수단으로 이용되는 경우가 많다. 이러한 상호실시허락은 특허풀에 비해 연관된 사업자의 수가 적고, 운영방식 또한 덜 조직적인 특성을 갖는다. 그러나 기술이용의 촉진과 거래비용 절감 등의 친(親)경쟁적 효과에도 불구하고 사업자간 공동행위, 제3의 경쟁사업자 배제 가능성 등으로 인해 공정한 거래를 저해할 우려가 있다는 점에서 특허풀과 상당한 공통점이 있다. 따라서 특허풀과 관련된 이 지침의 2. 가. (1), (2), (3) 등의 규정은 상호실시허락을 통해 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위인지를 판단할 때에도 준용할 수 있다. 이에 해당하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

다만 일정한 행위가 법 제19조【부당한 공동행위 금지】등에 위반되는지는 각 조항에 규정된 별도의 위법성 성립요건을 종합적으로 고려하여 결정한다.

3. 기술표준 관련 특허권의 행사

기술표준은 기술간 호환성을 높여 경제적 효율성을 창출하고, 관련 기술의 이용과 개발을 촉진시킨다는 점에서 산업 정책적으로 그 필요성이 강조된다. 그러나 기술표준은 관련 시장에서 막대한 영향력을 행사할 수 있게 되고, 일단 표준으로 선정된 기술을 다른 기술로 대체하는 데는 상당한 전환비용이 소요되어 이러한 영향력은 장기간 지속될 수 있다. 특히 기술표준이 배타적·독점적 특성을 갖는 특허권으로 보호 받는 경우에는 관련 시장에 심각한 공정거래저해효과를 초래할 수도 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 많은 표준화 기구들은 기술표준 선정에 앞서 관련된 특허 정보를 미리 공개하도록 하고, 기술표준으로 선정될 기술이 특허권으로 보호받는 경우에는 공정하고, 합리적이며, 비차별적인 (FRAND：Fair Reasonable And Non - Discriminatory) 조건으로 실시허락할 것을 사전에 협의하도록 하고 있다. 이와 같은 특허 정보 공개와 실시조건 협의 절차는 기술표준으로 선정된 특허권의 남용을 방지한다는 측면에서 그 필요성이 강조되며, 해당 절차의 이행 여부는 기술표준과 관련된 특허권 행사의 부당성을 판단할 때 중요한 고려사항이 된다.

일반적으로 기술표준 선정을 위한 협의와 기술표준과 관련된 특허권의 행사는 관련 기술의 이용을 촉진하고, 효율성 창출을 통해 소비자 후생증대에 기여할 수 있다는 점에서 친(親)경쟁적인 효과를 발생시킬 수 있다. 그러나 다음과 같이 표준화 절차를 악용하거나, 기술표준으로 채택된 이후 부당한 조건을 제시하는 등 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

다만 일정한 행위가 이 법 제3조의2【시장지배적지위남용금지】, 제19조【부당한 공동행위 금지】, 제23조【불공정거래행위의 금지】 제26조【사업자단체의 금지행위】 등에 위반되는지는 각 조항에 규정된 별도의 위법성 성립요건을 종합적으로 고려하여 결정한다.

가. 기술 표준 선정을 위한 협의과정에서 이와 관련된 거래가격·수량, 거래지역, 거래상대방, 기술개량의 제한 등의 조건에 부당하게 합의하는 행위

나. 기술표준으로 선정될 가능성을 높이거나 실시조건의 사전 협상을 회피할 목적 등으로 부당하게 자신이 출원 또는 등록한 관련 특허 정보를 공개하지 않는 행위

다. 부당하게 기술표준으로 널리 이용되는 특허발명의 실시허락을 거절하는 행위

[참고] 표준화 기구를 통해 선정된 기술표준 뿐만 아니라 공공기관 입찰시 필수 활용 기술로 채택되는 등으로 관련 분야에서 사실상 기술표준으로 널리 이용되는 경우를 포함한다. 이하 라. 에서도 동일하다.

라. 부당하게 기술표준으로 널리 이용되는 특허발명의 실시조건을 차별하거나, 비합리적인 수준의 실시료를 부과하는 행위

< 예시 3 > 기술 표준화 과정의 특허 미공개 행위

갑(甲)은 컴퓨터 중앙처리장치와 주변장치(비디오 장치 등) 간의 정보전달 기술과 관련된 특허권을 보유한 사업자이다. 비디오 전자 제품 관련 표준화 기구에서는 갑이 보유한 특허 기술을 표준으로 선정하는 것을 고려하면서, 갑을 포함한 회원들에게 해당 기술과 관련된 특허의 존재 여부를 확인하였다. 이에 갑은 자신이 관련 특허를 보유하고 있지 않다는 허위 사실을 표명하였고, 이를 신뢰한 표준화 기구에서는 해당 기술을 표준으로 선정하였다. 이후 표준화 기구에 가입된 사업자들을 중심으로 해당 기술의 이용자가 증가하였고 갑은 관련 기술 시장의 지배적 지위를 얻게 되었다. 그러자 갑은 기술표준에 대한 특허권을 주장하면서 과도한 실시료를 요구하였고, 실시료 지급을 거부하는 사업자 을(乙) 등을 상대로 특허침해소송을 제기하였다. 상당한 전환비용으로 인해 기존에 이용하던 갑의 기술을 다른 기술로 대체할 수 없었던 을 등은 소송으로 인한 추가적인 피해를 막기 위해 결국 갑이 요구한 실시료를 지불하였다.

이처럼 표준화 과정에서 특허 존재 여부를 허위로 공지하거나 미공지하는 행위는 기만적인 방법으로 기술표준 선정 과정에 우위를 확보하여 경쟁기술을 배제할 우려가 있다. 또한 해당 기술의 실시료에 대한 실시권자의 사전 협상 기회를 부당하게 상실시키고, 관련 사업자들의 합리적인 기대에 반하여 특허권자의 과도한 실시료 부과를 가능하게 한다. 이와 같이 표준화 절차를 악용해 관련 시장의 지배력을 획득하고 이를 토대로 과도한 로열티를 부과하는 행위는 기술이용의 촉진을 통해 효율성을 창출하고자 한 기술 표준화의 기본 취지에도 반한다. 이는 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위로서 특허권의 정당한 권리 범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

※ 이 지침의 < 예시 >들은 지침에 대한 이해를 돕기 위하여 국내외 주요 심결사례를 상당 부분 가공하여 제시한 것임을 밝혀 둠

4. 특허소송의 남용

특허침해소송 등의 법적 절차는 특허권자의 중요한 권리보장 수단이다. 그러나 상당한 기간과 비용이 소요되는 특허침해소송은 소송 당사자에게 직접적인 비용을 발생시키는 한편, 관련 시장에서 해당 사업자의 평판에 영향을 미쳐 막대한 사업활동 방해효과를 초래할 수 있다. 따라서 부당하게 특허침해소송 등의 법적·행정적 절차를 남용하여 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

특히 특허침해가 성립하지 않는다는 사실 (해당 특허가 무효라는 사실 등)을 특허권자가 인지한 경우, 특허침해가 성립하지 않는다는 사실이 사회통념상 객관적으로 명백함에도 불구하고 특허침해소송을 제기한 경우에는 남용행위로 판단할 가능성이 크다. 그러나 소송에 대한 특허권자의 기대가 합리적이고 정당한 것으로 인정되는 경우, 사후적으로 특허권자가 패소했다는 사실만으로 특허침해소송 남용행위로 추정되는 것은 아니다.

다만 일정한 행위가 이 법 제3조의2【시장지배적지위남용금지】, 제23조【불공정거래행위의 금지】등에 위반되는지는 각 조항에 규정된 별도의 위법성 성립요건을 종합적으로 고려하여 결정한다.

5. 특허분쟁과정의 부당한 합의

특허권자와 이해관계인은 소송 등의 법적 절차 이외에도 당사자간 합의를 통해 특허의 효력, 특허침해 여부에 대한 분쟁을 해소할 수 있다. 일반적으로 이러한 합의는 소송 비용과 기술이용의 위험을 감소시킬 수 있다는 점에서 특허권자의 권리 보장을 위한 효율적 분쟁 해결 수단으로 인정될 수 있다. 그러나 특허분쟁과정의 부당한 합의는 무효인 특허의 독점력을 지속시키고 경쟁사업자의 신규진입을 방해함으로써 소비자 후생을 저해하는 결과를 초래할 수 있다. 따라서 특허무효심판, 특허침해소송 등의 특허분쟁 과정에서 부당하게 시장 진입을 지연하는 데 합의하는 등 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리 범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

특히 합의 당사자가 경쟁관계에 있는 경우, 합의의 목적이 관련 시장의 경쟁제한과 관련되는 경우, 특허권이 만료된 이후의 기간까지 관련 사업자의 시장 진입을 지연시키는 경우, 특허와 직접적으로 관련되지 않은 시장에서 관련 사업자의 진입을 지연시키는 경우, 분쟁의 대상이 된 특허가 무효임을 합의 당사자가 인지한 경우 또는 무효임이 객관적으로 명백한 경우 등에는 해당 특허분쟁과정의 합의를 부당한 것으로 판단할 가능성이 크다.

다만 일정한 행위가 이 법 제19조【부당한 공동행위 금지】등에 위반되는지는 각 조항에 규정된 별도의 위법성 성립요건을 종합적으로 고려하여 결정한다.

< 예시 4 > 특허무효심판 취하와 시장진입 지연에 대한 합의

갑(甲)은 A약의 제조와 관련된 특허를 보유한 사업자이며 을(乙)은 A약과 성분 등이 유사한 복제약의 출시를 검토하고 있는 사업자이다. 을은 갑의 해당 특허가 기존에 공지된 기술을 달리 표현한 것에 불과해 무효라고 판단하고, 특허심판원에 특허무효심판을 제기하였다. 이에 갑은 특허무효심판을 취하하고 해당 특허권 만료 후 1년까지 A약을 대체할 수 있는 복제약을 출시하지 않는다는 조건으로 대가를 지급하겠다며 을에게 합의를 요청했다. 해당 대가는 을이 A약보다 저렴한 복제약을 출시했을 경우 얻을 것으로 예상되는 이익보다 큰 상당한 금액인 바, 을은 갑이 제시한 조건에 동의하고 복제약 출시를 지연하기로 합의하였다.

이처럼 특허권이 만료된 이후의 기간까지 복제약 출시를 지연시키는 합의는 특허권자의 권리 보장을 위한 합리적 범위에서 이루어진 것이라 보기 어렵다. 특히 갑이 특허분쟁과정에 소요되는 예상 비용보다 현저히 큰 금액의 대가를 을에게 지급한 점에 비추어볼 때, 동 합의 목적은 단순히 소송에 따른 비용을 회피하기 위한 것이 아니라 관련 시장의 경쟁을 제한하기 위한 것일 가능성이 크다. 이러한 합의로 인해 소비자들은 저렴한 복제약을 구매할 수 있는 기회를 잃게 되고, 나아가 갑이 지급한 막대한 대가는 A약의 가격 상승을 초래할 수 있다. 경쟁사업자 수를 감소시키고 가격 인상을 초래하는 등 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 이러한 합의는 특허권의 정당한 권리 범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

※ 이 지침의 < 예시 >들은 지침에 대한 이해를 돕기 위하여 국내외 주요 심결사례를 상당 부분 가공하여 제시한 것임을 밝혀 둠

6. 주요 영업부분에 해당하는 특허권의 양도

주요 영업부분에 해당하는 특허권의 양도·양수 계약을 체결하거나, 배타적 실시허락 계약 등을 통해 실질적으로 양도·양수 계약과 동일한 효과를 발생시키는 경우에는 법 제7조【기업결합의 제한】의 규정을 적용할 수 있다.

IV.  재검토 기한

「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 예규 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 예규의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 4월 6일까지로 한다.

부  칙 < 2009. 8. 12 >

제1조 【시행일】 이 예규는 2009년 8월 21일부터 시행한다.

제2조 【종전 예규의 폐지】 종전의 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침은 이를 폐지한다.

부  칙 < 2010. 3. 31. >

이 예규는 2010년 4월 7일부터 시행한다.